从审查案例看化学申请文件的撰写.docx

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从审查案例看化学申请文件的撰写国家知识产权局专利局化学发明审查部陈矛一件发明专利申请从其申请到实质审查结束，申请文件的撰写实际上包括了原始申请文件的撰写和在发明专利的实质审查阶段的修改文件的撰写。此外，与专利审批密切相关的还有审查员撰写的审查意见通知书和申请人或代理人撰写的意见陈述书。下面通过一些案例对原始申请文件、修改和意见陈述书中遇到的一些撰写问题进行讨论。第一部分权利要求撰写和意见陈述中的问题1.使用非国家统一规定的科技术语或缩写（1）案例案情描述：权利要求1.一种选择地催化合成AMS环状二聚物与线性二聚物的方法，以a-甲基苯乙烯为原料，其特征在于……选择性合成AMS线性二聚物2,4-二苯基-1-甲基-1-戊烯或2,4-二苯基-1-甲基-2-戊烯。说明书将“AMS”定义为“a-甲基苯乙烯”审查员指出权利要求中出现的AMS使用了非国家统一规定的科技术语，不符合专利法实施细则第4条的规定，要求申请人将其修改为“a-甲基苯乙烯”。代理人在意见陈述中称该术语是通用化工术语，在此使用更为简洁，拒绝进行修改，并提供了用该术语在中国专利局网站发明专利子库中用AMS在发明名称字段中的检索结果三篇作为证据，特别指出其中一篇法国文献也使用了该术语，因此是该术语是国际通用的。但是，这三篇证据文献中有两篇是中国文献，其中使用了AMS缩写表示a-甲基苯乙烯，这两篇文献中一篇为本申请，另一篇为本申请申请人的在先申请；代理人特别强调的法国文献则是用AMS缩写表示甲烷磺酸。根据申请人提供的证据，审查员在第二次审查意见中再次指出AMS不是本领域技术人员通用的缩写，并且该由于缩写的含义不唯一，从而导致相应的权利要求保护范围不清楚，不符合专利法实施细则第20条第1款的规定。。申请人在第二次意见陈述中表示同意修改并提交了替换页。（2）引申从上述案例可以得到下述启示：a）在撰写申请文件时应使用本领域通用的规范表达方式，如果为简明起见需要使用缩写，应当在说明书中对其进行明确无误的定义，为今后可能的修改提供基础；b）如果审查员对某一领域的通用缩写提出质疑时，应提供有说服力的证据证明，并且避免引入新的问题。特别是在申请文件中仅使用了缩写，又没有相关定义时，更应广泛收集有利证据，据理力争。笔者认为，本案中代理人可采用的处理方式有：1）说明书中有明确的定义作为修改基础并且这种修改不会引起权利要求保护范围的变化，因此建议申请人同意将缩写改为标准命名。2）如果申请人坚持该缩写是通用术语而不同意修改，则应帮助申请人检索和分析有利证据予以支持。此时，需要证明的命题是“AMS缩写在聚合物制备领域中通常仅用于表示a-甲基苯乙烯”。论据与论述可以是：在现有中国发明专利申请化学领域（C部）公开文献中，有65篇用AMS来表示a-甲基苯乙烯，并且集中在涉及烯烃聚合领域或烯烃聚合物领域，其中45篇是在1998-2003年的申请，因此该缩写目前已经成为本领域公知和通用缩写，并且被本领域技术人员越来越广泛地使用。虽然AMS在其它领域有不同的含义，例如在分析领域中表示加速器质谱法（通用），在某些情况下表示甲磺酸（不常见），但是，在本申请技术方案所在的领域，特别是结合权利要求上下文的描述，该缩写的使用显然不会造成任何歧义和误解，因此也不会造成相关权利要求保护范围不清楚。（附适当文件证据）。显然，就本案而言，修改是允许的和等价的，相比之下收集证据进行争辩的成本较高，建议申请人本着节约程序和经济的原则进行修改较为有利。但是，如果修改在原始提交的申请文件中缺乏基础，则需要代理人和申请人协作，进行必要的检索，搜集最充分、最相关的证据在意见陈述中进行客观的分析和论述。2.不清楚的措辞（1）案例例1－参数n是0-8的自然数。问题：0是整数，不是自然数。例2－溶剂选自甲醇、乙醇、丙醇、乙酸乙酯等。问题：“等”是含义不确定的措词；各具体溶剂之间全部用顿号表示，在理解上存在歧义，可理解为溶剂是选自其中的一种，也可理解为溶剂是选自其中的一种或多种。例3－含氟磺酸与分子式为稀土氧化物的摩尔比为0.1～0.5～1。问题：摩尔比表达不正确，修改不唯一，可以是0.1～0.5：1，也可以是0.1：0.5～1。例4－在酸性介质（如硫酸）中反应问题：使用了括号注释，上下位概念并存。例5－式I化合物和其衍生物问题：同时存在一个以上要求保护的技术主题，“衍生物”结构不明确。例6－式I化合物和其药学可接受的盐问题：同时存在一个以上要求保护的技术主题。上述缺陷在撰写申请文件时经常出现，有些是撰写原始文件时出现的，有些是在文员打字时出现的。只要对这些细节多加注意，特别是在递交前再复核一遍，就可以有效减少乃至避免发生这些错误。当存在不止一种修改方式，而在说明书中又没有更为确切的详细描述和／或实施例可作为基础，修改会因为超出原始公开而不被接受，申请人常常只能通过放弃部分利益来克服所述缺陷。因此，与其事后尽力弥补，倒不如在提交申请文件之前把工作做得再细致周全些。3.撰写主题不适当（1）案例案情介绍权利要求1.一种果树粘虫胶，其特征在于由高度饱和的长链碳氢聚合物聚异丁烯加入增粘剂与添加剂混合而成的粘胶状物质，是可粘住爬行害虫状态。审查员检索后指出其与现有技术的区别在于“粘胶状，不含有防老剂”，并提出了该权利要求不具备创造性的意见。同时指出“可粘住爬行害虫状态”是不清楚的表示，导致权利要求1不符合专利法实施细则第20条第1款的规定。第一次修改的权利要求1.一种果树粘虫胶，其特征在于该果树粘虫胶是由聚异丁烯与增粘剂和添加剂混合而成的粘胶状物质，所述果树粘虫胶用于粘住果树上经树干爬行的害虫进行消灭果树害虫，其使用方法是在将果树树干结合刮皮后，在距地面40厘米处先用胶带缠绕一圈，然后将果树粘虫胶均匀涂在上面。审查员与申请人进行了电话讨论，指出修改后的权利要求不符合专利法第22条第3款有关创造性的规定，也不符合专利法实施细则第20条第1款有关权利要求简明的规定，并与申请人就要求保护的技术主题是产品还是方法进行了讨论。第二次修改的权利要求1.一种物理消灭果树害虫的方法，其特征在于将由聚异丁烯与增粘剂和添加剂混合而成的果树粘虫胶用于粘住果树上经树干爬行的害虫进行消灭果树害虫，其使用方法是在将果树树干结合刮皮后，在距地面40厘米处先用胶带缠绕一圈，然后将果树粘虫胶均匀涂在上面。上述权利要求顺利获得了批准。（2）引申：从上述案例可得到如下启示：1）产品权利要求应用产品本身的特性进行限定，例如组合物的成分和比例，化合物的结构等，而该产品的使用方法在产品权利要求的专利性评价中没有实质限定作用。2）应充分了解和分析现有技术，确定最佳的申请主题和撰写方式。3）申请人与审查员应进行积极有效的沟通（例如通过电话讨论和会晤），努力寻求合理的解决方案，期间包括合理的解释、合理的坚持和合理的放弃。4.权利要求在形式上得不到说明书的支持权利要求形式上得不到说明书的支持，主要表现为：1）权利要求的技术方案在说明书中没有相应的概括描述。例如：说明书中出现“如权利要求1所述的化合物”这样引用权利要求的措词，而没有对权利要求1的技术方案进行整体描述。2）权利要求中的个别技术特征在说明书中没有相应的描述。例如：从属权利要求中限定反应温度为20-50摄氏度，说明书中仅有10-60摄氏度的温度范围，实施例中出现的是35摄氏度。3）权利要求的技术方案与说明书中的技术方案描述不一致。例如：权利要求1复合型SSL-UF脲醛树脂胶生产方法，包括改性、加成反应A段、缩合反应A段、缩合反应B段、加成反应B段,其中加成反应B段为（1）投入尿素，投入的尿素总量与甲醛摩尔比=1：1.5～1.65，（2）保持温度70-80℃，（3）加烧碱使反应液PH值7.6～8.0，（4）在65℃条件下保持30-40分钟。说明书和实施例中：加成反应B段为（1）加烧碱使反应液PH7.6-8.0，（2）保持温度70-80℃，（3）投入尿素，投入的尿素总量与甲醛摩尔比=1：1.5～1.65，（4）在65℃条件下保持30-40分钟。权利要求1中步骤（1）－（4）和说明书与实施例中的步骤（1）－（4）顺序不一致。由于原始申请文件中有修改基础，因此上述形式不支持的问题是很容易克服的。5.权利要求得不到说明书的实质支持权利要求得不到说明书的实质支持，主要表现为：（1）权利要求的技术特征与说明书中不一致，且得不到实施例的支持例：权利要求1一种环丁烯砜加氢制备环丁砜的方法，其特征在于将环丁烯砜溶于混合溶剂中，在45-55摄氏度，在催化剂存在下，以200-400mps的搅拌速度，连续提供压力为3.0MPa的氢气，氢化2-3.5小时，然后进行常压蒸馏或精馏，所述混合溶剂由四氢呋喃和0.1-1ppm六次甲基四胺组成。实施例：溶剂为四氢呋喃30g+六次甲基四胺0.01g实施例中采用的六次甲基四胺的浓度为约333ppm，权利要求1的技术方案中六次甲基四胺的浓度为0.1-1ppm，两者不同且没有数值范围交叉。由于说明书中没有描述其它数值范围，申请人为了克服权利要求1中的这一缺陷，只能将所述数值按照实施例进行修改，范围大大缩小。引申：在撰写申请文件时，应注意权利要求书中的技术方案和技术特征与说明书中的一致。另外，如果技术特征撰写得有层次，例如，在说明书中保护范围采用一般、优选、更优选、最优选的逐渐缩小的撰写方式，在权利要求中将这些特征撰写为独立权利要求和其从属权利要求，就会为申请人设置多重保护，一旦出现不得不缩小保护范围的情况，仍能够有缓冲余地，不至于没有任何修改余地。（2）权利要求的保护范围过宽，没有有效的实验数据予以支持。下列情况：（i）制备实施例和药理实验有限，通式概括不适当。（ii）制备实施例众多而药理实验涉及的化合物类型有限，无法完全预见通式所概括化合物的活性。案例：权利要求1：一种通式所示的银杏内酯B的复合物，其中G为C1-C8的含氮有机物。说明书中列举并且在实施例中制备的化合物中，G为：精氨酸、组氨酸、赖氨酸、甘氨酸、甲胺、乙胺、丙胺、丁胺、1,2-乙二胺、葡甲胺、尿素、盐酸胍、乙醇胺、甲酰胺、二甲基甲酰胺、羟泛酸、烟酰胺、烷基咪唑、烷基吡啶、烷基三甲基胺、盐酸硫胺说明书中还提供了16个药理实验，其中试验样品为银杏内酯B复合物、复合物iv、复合物ig，没有指明具体化合物审查意见1：权利要求1中的“G为C1-C8的含氮有机物”包括了大量类型不同的基团。说明书发明详述部分列举了4类21种化合物，实施例涉及了其中的18种具体化合物的制备（涉及G为烷基咪唑、烷基吡啶、烷基三甲基胺的实施例由于烷基没有确切定义，化合物结构不明确，在此不予以考虑），虽然还提供了16个药理实验结果，但是均未指明所使用的是哪一种复合物。基于上述公开内容，本领域技术人员难以预见权利要求1要求保护的化合物均具有相同或相似的药理活性并实现本发明的目的，因此该权利要求得不到说明书的支持，不符合专利法第26条第4款的规定。意见陈述1：“C1-C8的含氮有机物”是一个确定的概念，并且在说明书中列举了4组共20多种。《审查指南》2-19中指出“说明书应当详细描述申请人认为实现发明或实用新型优选的具体实施方式”，优选者乃最佳也，而非全部。因此在具体实施方式中记载10多种优选的“C1-C8的含氮有机物”构成优选技术方案。不在说明书及实施例中进行穷尽列举，本领域技术人员也可容易地预见通式中其它化合物能够实现本发明的目的。审查意见2：“G为C1-C8的含氮有机物”的概念太过笼统，致使通式中包括了在结构、性质上差异很大的众多化合物，本领域技术人员难以根据说明书公开的内容预见这些不同类型、性质的化合物均能够以稳定的最终产物的形式获得并且具有相同或相似的药理活性。因此该权利要求得不到说明书的支持，不符合专利法第26条第4款的规定。引申：以药用化合物权利要求为例，当定义的保护范围很大时，需要提供更多的证据予以支持，特别是制备实施例和药理试验数据。并且这些实施例应当涉及保护范围中不同类型的化合物，即，主结构相同，取代基类型不同。同时，在意见陈述中，笔者认为申请人应当根据专利法和实施细则的规定，着重论述所概括的技术方案本身与最接近的现有技术相比是否适当，而不应过多讨论对《审查指南》有关语句的理解。第二部分：说明书撰写和意见陈述中存在的问题说明书撰写中比较严重的问题是未对发明或者实用新型作出清楚、完整的说明，致使所属技术领域的技术人员不能够实现，不符合专利法第26条第3款的规定。同时，说明书撰写不当，还会导致不符合实施细则第18条第三款的规定以及导致权利要求不符合专利法第26条第4款的规定。1．自创术语或使用不规范术语，导致概念不清（1）案例描述：权利要求1.一种二甲氨基乙醚的分离装置，……。说明书中的描述：本发明涉及一种乙醚衍生物和水的分离装置以及乙醚衍生物和水的分离方法，特别涉及一种二甲氨基乙醚和水的分离装置以及二甲氨基乙醚和水的分离方法。二甲氨基乙醚（沸点195摄氏度）是一种用途广泛的有机物，在制备二甲氨基乙醚时需要使用过量的浓硫酸作脱水剂……。审查意见1：“二甲氨基乙醚”有多种异构体，本申请说明书中未清楚地指明所述“二甲氨基乙醚”究竟是哪一种物质，因此本申请的说明书未对本发明作出清楚、完整的说明，致使本领域技术人员不能实现该发明，不符合专利法第26条第3款的规定。意见陈述1：“二甲氨基乙醚”是指2,2’-二(二甲基氨基)乙醚，即(CH3)2NCH2CH2OCH2CH2N(CH3)2，虽然存在多种同分异构体，但是在常温下均不稳定，不能存在。根据有机化合物的命名原则，饱和单醚命名时可省略“二”，因此可习惯命名为“二甲氨基乙醚”。驳回决定理由：申请人称可将“2,2’-二(二甲基氨基)乙醚”习惯命名为“二甲氨基乙醚”，但是没有提供相应的证据证明这种命名在所述技术领域是公知公用的，不会引起歧义。并且，2,2’-二(二甲基氨基)乙醚的沸点常压下为179-180摄氏度，与本申请说明书中描述的“二甲氨基乙醚（沸点195摄氏度）”不一致。因此，不能确定“二甲氨基乙醚”就是“2,2’-二(二甲基氨基)乙醚”，本申请的说明书未对本发明作出清楚、完整的说明，致使本领域技术人员不能实现该发明，不符合专利法第26条第3款的规定，属于实施细则53第3款规定情况，根据专利法第38条的规定予以驳回。1)就本案而言，通过检索文献可知，除了2,2’-二(二甲基氨基)乙醚这种系统命名，该化合物的命名还有：双-(二甲基氨基)乙醚、N,N-二甲氨基乙醚、双-2-二甲氨基乙醚、双-二甲氨基乙醚，其中N,N-二甲氨基乙醚较为常用。2)如果不能确认采用的化合物命名是否通用并且无歧义，最好在说明书中用结构式对其进行确认，以免修改没有根据。3)背景技术技术部分，现有技术的文献来源必不可少，其在后继发生的某些修改中可以作为有利的证据。2．技术方案前后不一致或相互矛盾权利要求1.一种丙烯酸酯有机硅复合改性聚醚聚氨酯水分散体，其特征在于：……聚醚聚氨酯预聚物含量为固体总量的70-80重量％……。发明概述中指出：...聚醚聚氨酯预聚物含量为固体总量的70-80重量％……。实施例采用的是：…聚醚聚氨酯预聚物含量为固体总量的82.03-91.02重量％……。说明书发明详述部分：…所述丙烯酸酯类单体是含有不饱和双键的具有丙烯酸酯类聚合特征的化合物中的一种或几种，例如甲基丙烯酸羟乙酯、甲基丙烯酸甲酯、苯乙烯、丙烯酸羟丙酯等。审查意见1：1）发明概述与实施例中记载的聚醚聚氨酯预聚物含量不一致且无重叠，不符合专利法第26条第3款的规定。2）权利要求1的聚醚聚氨酯预聚物含量虽然与发明概述中相同，但是得不到实施例的实质性支持，不符合专利法第26条第4款的规定。3）说明书对丙烯酸酯类单体举例说明中的苯乙烯不属于此类，概括用词不准确，不符合实施细则第18条第3款的规定。意见陈述1：1）将发明概述和权利要求1中的聚醚聚氨酯预聚物含量改为82.03-91.02重量％。2）提供《涂料工业》和《涂料制造技术》中的相关描述证明在本领域中通常将苯乙烯归入丙烯酸酯类单体中，说明书概括并无不当审查意见2申请人将权利要求1固体组分中聚醚聚氨酯预聚物含量改为82.03-91.02重量％，固体组份中的丙烯酸酯类单体含量保持5-20重量％不变，当丙烯酸酯类单体含量为20％时，两者之和存在超过100重量％的无法实现的情况，因此权利要求不符合实施细则第20条第1款的规定。在修改权利要求和说明书时，应注意修改后的部分与未修改部分构成的技术主题是否清楚完整，上下文有无不一致和矛盾，是否得到说明书的实质支持，是否超出原始公开的范围。例如：权利要求1下式化合物，其中R3为….Y是任选性取代的(C1-C4)杂烷基桥，…….审查意见中指出权利要求1中的Y得不到说明书的实质性支持并给出了修改建议，申请人接受建议对权利要求和说明书进行修改如下：下式化合物，其中R3是…Y是1,3-唑烷-4-酮-5-基、1,3-唑烷-2,4-二酮-5-基或4,5-二氢-1,2-唑烷-3-酮-4-基。3．缺少化合物的物理化学参数和与技术问题相关的定性或定量数据一种通式A表示的用于治疗癌症的萘醌类衍生物，其中R”、R’代表烷基或芳基，R代表H、烷基或芳基。A现有技术中提供了化合物1，申请人在此基础上进行了改进，得到上述对癌细胞基酶选择性更好、副作用更小的化合物。但是说明书中没有给出任何式A具体化合物的物理化学参数和药理实验数据。审查意见：本申请要求保护的是新化合物，但在说明书中既没有给出化合物的任何理化参数证明申请人已经确实得到了这些化合物，也没有给出足以证明发明的技术方案可以达到预期目的或效果的定性或定量实验数据。因此，认为说明书公开不充分，不符合专利法第26条第3款的规定。由于申请人在满足专利法第33条的前题下不可能通过修改克服上述缺陷，因此本申请没有获得专利保护的前景。意见陈述：接受审查员的意见，现提供化合物的核磁共振数据和生物实验数据作为参考。驳回理由：申请人在申请日后提交数据来证明本申请充分公开不足以采信。从这个案例，可以就以下问题进行探讨：1）制备例各个步骤描述详细，缺少理化数据是否构成公开不充分？笔者认为，从严格意义上而言，化合物的制备实施例仅仅描述步骤和提供收率还是有欠缺的，特别是在合成步骤较为复杂的情况下。因此，撰写的时候应当提供更详细物理化学参数，例如核磁共振数据。至于本案，实施例的步骤条件描述得非常具体，反应简单，申请人可以从反应机理方面证明可以获得唯一确定的产物。2）“本发明化合物按照上述方法进行了活性测试，取得了较好的结果”是一般性描述还是关于化合物药理活性的定性试验结果？由于在说明书中仅描述了活性测试方法，没有指明试验所使用的具体化合物，因此这样的语句在审查中通常不认为是定性的实验结果。类似的情况例如还有“本发明的化合物按照上述方法进行了活性测试，IC50值在……范围内”。申请文件撰写的质量对申请人能否获得合理的专利权是至关重要的。当申请文件存在一定缺陷时，意见陈述和修改是否恰当对于一件申请能否被适当授权就显得尤为关键。希望申请人、代理人和审查员之间能够多多交流，共同提高。