从PCT和国内申请的授权质量来浅谈专利申请文件的撰写.docx

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从PCT和国内申请的授权质量来浅谈专利申请文件的撰写从PCT和国内申请的受权质量来浅谈专利申请文件的撰写姓名：杨叶波单位：国家学问产权局专利局专利审查协作江苏中心糖颗粒剂、无糖颗粒剂、片剂、胶囊剂、散剂、丸剂、合剂、糖浆剂、煎膏剂、滴丸剂、凝胶剂或茶剂。5.一种权利要求1所述治疗口腔炎症的中药制剂的制备方法，其特征在于该方法包括如下过程：(1)按配方称取五味药材原料；(2)将上述原料投入蒸煮提取锅中，加水浸过药材，开启蒸汽蒸煮两次，滤过，合并滤液；(3)液滤浓缩至60℃时相对密度为1.09～1.12，冷却至常温，参加乙醇，搅拌匀称，静置12小时以上使沉淀，取上清液，回收乙醇，浓缩至60℃时相对密度为1.30～1.33的浸膏；(4)参加辅料，按所需剂型的制备工艺制成相应剂型。6.如权利要求5所述的治疗口腔炎症的中药制剂的制备方法，其特征在于所述的辅料为粘合剂、填充剂、矫味剂、潮湿剂、防腐剂、抗氧化剂中的一种或几种。某公司针对上述专利的专利权向专利复审委员会提出无效宣告恳求。涉案专利系在口腔炎中药制剂中用法山银花替代现有技术中的金银花，并声称这种替代产生了意料不到的更好的技术效果。因此，对于显而易见性和意料不到的技术效果的推断成为涉案专利是否具备制造性的争议焦点。专利复审委员会审查打算和二审讯决均认为，本事域技术人员在现有技术的根底上，采纳山银花替代金银花是显而易见的，而且通过分析申请文件中的试验数据并不能证明用法山银花到达意料不到的技术效果。据此，专利复审委员会以不具备制造性为由作出打算，宣告涉案专利权全部无效。经过上述案件可以看出，当一个案件的非显而易见性被否性后，其实际具有的意料不到的技术效果那么成为推断涉案专利是否具有制造性的焦点，这种情形多见于组合创造、选择创造和要素变更创造。《审查指南》中对于组合创造的规定是：假如组合的各技术特征在功能上彼此支持，并获得了新的技术效果；或者说组合后的技术效果比每个技术特征效果的总和更优越，那么这种组合具有突出的本质性特点和显著的进步，创造具备制造性；对于选择创造的规定是：在进展选择创造制造性的推断时，选择所带来的意料不到的技术效果是考虑的主要因素；对于上述要素变更的创造，假如要素的替代能使创造产生意料不到的技术效果，那么该创造具有突出的本质性特点和显著的进步，具备制造性。另外，在《专利指南》中对于意料不到的技术效果的规定是：创造获得了意料不到的技术效果，是指创造同现有技术相比，其技术效果产生“质〞的改变，具有新的性能；或者产生“量〞的改变，超出人们预期的想象。这种“质〞的或者“量〞的改变，对所属技术领域的技术人员来说，事先无法预报或者推理出来。当创造产生了意料不到的技术效果时，一方面说明创造具有显著的进步，同时也反映动身明的技术方案是非显而易见的，具有突出的本质性特点，该创造具备制造性。但是，申请人往往会把这一点与“显著的进步〞搞混，“显著的进步〞是制造性的审查基准之一，专利法其次十二条第三款的规定，审查创造是否具备制造性，应当审查创造是否具有突出的本质性特点，同时还应当审查创造是否具有显著的进步。《专利指南》中对于显著的进步的推断是：在评价创造是否具有显著的进步时，主要应当考虑创造是否具有有益的技术效果。以下状况，通常应当认为创造具有有益的技术效果，具有显著的进步：〔１〕创造与现有技术相比具有更好的技术效果，例如，质量改善、产量进步、节省能源、防治环境污染等；〔２〕创造供应了一种技术构思不同的技术方案，其技术效果可以根本上到达现有技术的程度；〔３〕创造代表某种新技术进展趋势；〔４〕尽管创造在某些方面有负面效果，但在其他方面具有明显主动的技术效果。由此可以看出，显著的进步是大局部案件都具备的，但具备显著的进步并不意味着有制造性，对于“意料不到的技术效果〞的推断那么比“显著的进步〞更为严苛，具有意料不到的技术效果的技术方案那么具备制造性。值得留意的是，对于上述意料不到的技术效果的认可，应当是基于原始申请文件的记载。也就是说，假如申请人在申请文件中没有记载这种意料不到的技术效果，仅仅在后续审查程序中进展补充性的说明或举证，那么难以得到认可。因此，原始申请文件的撰写对于此意料不到的技术效果尤为关键，而这种记载往往是表达在说明书中。多数国内申请人在撰写说明书时，在详细施行例局部都局限于将权利要求的内容在参数或详细步骤上做限定照搬到施行例中，比方某案件中，权利要求1为“一种抗辐射饮料，其特征在于，原料成分及重量百分比为：海带多糖0.009％、枸杞多糖0.006％、茶多酚0.003％、白砂糖8％、柠檬酸0.07％、维生素C0.01％、余量为纯洁水〞，施行例中仅记载了“一种抗辐射饮料，其特征在于，原料成分及重量百分比为：海带多糖0.009％、枸杞多糖0.006％、茶多酚0.003％、白砂糖8％、柠檬酸0.07％、维生素C0.01％、余量为纯洁水〞。假设上述这种组合是显而易见的，那么，依据说明书的记载，这一组合的技术效果难以到达上述所述的“意料不到的技术效果〞。申请人在对上述技术方案做讨论时，可能对现有技术中一些常用抗辐射物料的种类以及含量做出挑选，可能发觉了这些物质的组合可以出现1+1>2的效果，才使得申请人给出了上述组合的技术方案。但是，由于申请人在原始说明书中并没有记载，即使申请人在后续的无效宣告程序中对该意料不到的技术效果做出了陈述，也是难以被承受的。反观，PCT申请人在撰写时，会在说明书中用大量的篇幅对这种技术效果以及挑选过程进展描绘，经常会用表格或者数据来记载其整个创造的过程，并从各个角度做出比照，这一试验的记载其表达的含义，用通俗的话来讲，就是只有本申请权利要求中的各个要素组合在一起才能起到如此好的效果，这种组合要素缺一不行，不是随便的选择或转变就能获得的。因此，通过对于本无效案的分析，申请文件中说明书的撰写对于案件的走向是特别关键的，说明书应当尽可能具体记载，复原创造的整个过程，在此，笔者建议国内申请人在撰写说明书时可以向PCT多多借鉴。二、关于权利要求书对于权利要求书的撰写，同样由一个案例引出。某专利受权公告时的权利要求书如下：1．一种电加工设备，包括：机床、电源装置、工作液系统以及作导电材料制作的工具电极由电机枢动安装在机床上，工具和工件同电源装置的输出端相连接．加工时工具以>10M／S的线速度回转，同工件之间以点或线或面瞬时接触或有001-01mm的间隙不规章的方式运动，并产生频率为150-30000次／rPM的机械脉冲电源，该工具电极即是—种特别的机械脉冲发生器，作用在工件外表形成部分高密度电流，使工件表南部分快速电热熔化??粗加工时，工作电压为25V-28V，工作电流为1600A-3000A。在无效宣告程序中，专利权人对恳求人认为的不清晰之处争论为：机械脉冲电源的频率“150-30000次/rPM〞单位是“次/秒〞，rPM是笔误，应当是秒，不是分钟。合议组审理后对上述事实作出认定：对于频率的单位“次/rPM〞，不能挺直地、毫无疑义地确定为是“次/秒〞的笔误，因为rPM在机械领域有确定的含义，是“转/分〞的意思，不能得出“次/rPM〞必定是“次/秒〞，因此，合议组认为“次/rPM〞代表的含义不清晰。据此合议组作出全部无效的无效打算。由本案的审理过程引发了如下思索：申请人在权利要求书中仅记载了权利要求1，当该权利要求有缺陷时，一旦进展无效宣告程序，那么专利权人还能如何修改？我国《专利法施行细那么》第六十九条规定：在无效宣告恳求的审查过程中，创造或者有用新型专利的专利权人可以修改其权利要求书，但是不得扩大原专利的爱护范围。创造或者有用新型专利的专利权人不得修改专利说明书和附图。对于详细的修改原那么、方式、时机，现行《审查指南》作了进一步规定：创造或者有用新型专利文件的修改仅限于权利要求书，其原那么是：〔1〕不得转变原权利要求的主题名称。〔2〕与受权的权利要求相比，不得扩大原专利的爱护范围。〔3〕不得超出原说明书和权利要求书记载的范围。〔4〕一般不得增加未包含在受权的权利要求书中的技术特征。在满足上述修改原那么的前提下，修改权利要求书的详细方式一般限于权利要求的删除、合并和技术方案的删除。权利要求的删除是指从权利要求书中去掉某项或者某些项权利要求，例如独立权利要求或者附属权利要求。权利要求的合并是指两项或者两项以上互相无附属关系但在受权公告文本中附属于同一独立权利要求的权利要求的合并。在此状况下，所合并的附属权利要求的技术特征组合在一起形成新的权利要求。该新的权利要求应当包含被合并的附属权利要求中的全部技术特征。在独立权利要求未作修改的状况下，不允许对其附属权利要求进展合并式修改。技术方案的删除是指从同一权利要求中并列的两种以上技术方案中删除一种或者一种以上技术方案。由此可以看出，《审查指南》中对于无效宣告程序中权利要求书的修改规定的比拟严格，这是出于合理爱护专利权和平衡专利权人与公众利益的考虑，考虑到专利文件是经过审查后的文件，权利要求所要求爱护的内容是专利权人自愿修改而成，因此，专利权人的修改也应在专利文件的权利要求的范围内进展。通过国内和PCT申请文件中的权利要求书以及历次修改后受权公告的权利要求书进展比拟分析，不难得到国内申请在无效宣告中对于权利要求的修改余地小、更加被动的结论。其主要缘由就在于，国内案件往往在提出申请时，权利要求项数较少，而在审查过程中的历次修改中，常将权利要求合并成更少的项数，甚至是只剩下1项权利要求。在这种状况下，假如在被受权专利权后，有恳求人对该权利要求书进展无效恳求，那么难以通过修改来克制恳求人提出的主见，从而被全部无效。PCT申请文件中对于权利要求书的记载往往有几十甚至是上百项，在审查过程中的历次修改中也仅仅是将关键权利要求进展合并，且不会轻易删除权利要求之间的引用关系，权利要求书中还有许多关于功能性的描绘。不得不说，PCT的这种撰写形式使得他在无效宣告中不会陷于被动中，一旦恳求人提出无效恳求，申请人还可以通过对权利要求书进展删除或者合并的修改方式来克制，从而维持其专利权。三、结语综上所述，申请文件在撰写之处就应当明白该技术方案的关键点，在说明书中给出详尽的证据证明该技术方案的制造性，在权利要求书中尽量多的保存权利要求，给后续的无效程序中的修改留出空间。总之，申请文件的撰写应当严谨、细致、详尽、务实，方可躲避受权后被无效的风险。